Keyword advertising: abuso e violazione del marchio altrui

Google AdWords è un servizio di pubblicità online che consente di mostrare annunci basati su specifiche parole chiave. Gli inserzionisti possono acquistare keyword pertinenti al loro business e comparire nella sezione degli annunci sponsorizzati dei risultati di ricerca di Google. 

Le parole chiave acquistate sono scelte dalle aziende che vogliano avviare la campagna di advertising aderendo quanto più possibile al modo in cui il pubblico effettua le ricerche online per trovare il prodotto o il servizio desiderato. Le keyword sono costituite pertanto da parole di svariato genere che attengono alle caratteristiche dell’azienda, del prodotto o del servizio, alle modalità di fruizione, all’area geografica dove si trova il negozio, e a molto altro. 

Non è tuttavia infrequente che l’inserzionista, al fine di ottenere maggiore visibilità nei risultati di ricerca, acquisti keyword simili o identiche ai marchi (denominativi, spesso c.d. notori) di altre imprese, anche – e soprattutto – concorrenti dirette.  

In questo caso, quando l’utente effettua una ricerca e inserisce tra le parole anche quella corrispondente al marchio, comparirà tra le inserzioni sponsorizzate anche, o con miglior visibilità, l’annuncio dell’azienda concorrente non titolare del marchio che, tuttavia, ha acquistato la keyword costituita da una parola identica o simile. 

Questa pratica può configurare un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile oltre che ingenerare nel pubblico di riferimento un inganno circa la provenienza dei prodotti o dei servizi e il rischio di confusione tra i marchi coinvolti, potendo portare allo sviamento della clientela del titolare del marchio registrato.

Per esemplificare si consideri il seguente caso (nomi di fantasia). 

“Tizia s.r.l.” titolare di alcuni negozi specializzati in prodotti biologici a Milano, acquista le keyword “biscotti – farro – BIO”, ove BIO è parola identica o simile al marchio del produttore di alimenti “Caio” che distribuisce i suoi prodotti in esclusiva sul territorio tramite rivenditori autorizzati. 

Il consumatore, rammentando che “BIO” è il nome di prodotti sani e di alta qualità, effettua una ricerca Google inserendo “biscotti – BIO”. Tra i risultati di ricerca comparirà l’annuncio (e quindi il link al sito) di Tizia s.r.l., cliccherà sul link e giungerà sul suo sito che espone in effetti i suoi biscotti al farro. Il consumatore, che prima non conosceva Tizia s.r.l., potrebbe essere ingannato nel pensare che: Tizia sia la titolare del marchio BIO; oppure Tizia sia in qualche modo collegata, affiliata o partner del produttore Caio; o associare al marchio BIO la scarsa qualità dei prodotti di Tizia (dopo averli provati). 

Non sempre si verifica la contraffazione del marchio registrato altrui, ma – in generale – quando sono aggredite le funzioni tipiche dello stesso, ossia l’indicazione di origine (il marchio è garanzia della qualità o della provenienza di un’azienda, un prodotto o un servizio) e la funzione pubblicitaria (il valore dell’investimento pubblicitario impiegato per la circolazione del marchio e incorporato in questo): dipenderà dalle modalità concrete secondo le quali il pubblico di riferimento rischia di essere ingannato o confuso. 

In un’importante pronuncia in tema (C-323/09, 22.09.2011 – “Interflora contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd”), che richiama principi di diritto già in precedenza più volte confermati (CGUE, 23/03/2010 Google France; CGUE 18/06/2009 in C-487/07, L’Oréal; et al.), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che l’uso del marchio altrui quale keyword:  

• viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;

• viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.